Bescherming in de BeNeLux

Wat is een merk?

Een merk is een onderscheidingsteken. De bekendste soorten zijn woordmerken en beeldmerken. 99% van de merken valt in één van deze twee categorieën. Andere soorten merken zijn vormmerken, kleurmerken en klankmerken.

• Woordmerk: de naam waaronder een product of dienst op de markt is;
• Beeldmerk: een logo of een etiket, maar ook bijvoorbeeld een woord in een speciaal lettertype of in een speciale opmaak (een logo waarin een naam voorkomt);
• Vormmerk: in bepaalde gevallen kan de vorm van een product of een verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfumflesje) een merk zijn;
• Kleurmerk: in uitzonderlijke gevallen kan een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn. Dat is het geval als het publiek een bepaald product of een bepaalde dienst herkent aan de kleur. Een bekend voorbeeld zijn blauwe gastankjes voor op de camping;
• Klankmerk: een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waar het om gaat. In zo'n geval kan dit een merk zijn en ook (in de vorm van een notenbalk) worden geregistreerd.

Registratie bij het BBIE

Indien uw merknaam in Nederland nog niet is vastgelegd, kunt u deze beschermen door de merknaam te (laten) registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: BBIE).

Een registratie bij het BBIE beschermt overigens direct in de hele Benelux. Afzonderlijke registratie in België en/of Luxemburg is dan dus niet nodig.

Controle of uw merk al geregistreerd is

Wanneer u een merk(naam) voor uw onderneming of product/dienst gevonden hebt, kunt u via de website van het BBIE gemakkelijk en snel controleren of uw merknaam al in gebruik is, en, zo ja, bij wie.

Registratie in een specifieke classificatie

Zoals gezegd, dient de registratie/bescherming ertoe dat concurrenten niet dezelfde merknaam kunnen (gaan) gebruiken, en daarmee voor verwarring in het handelsverkeer zorgen. Om die reden dient een ondernemer bij de registratie aan te gevel in welke sector hij actief is en tegen welke branche-concurrenten hij zich wil beschermen. Het BBIE onderscheidt 45 verschillende “klassen”.

Registratieprocedure

De aanvraag van een registratie kan relatief snel en gemakkelijk worden uitgevoerd. Over het algemeen neemt dat niet veel tijd in beslag.

De procedure bij het BBIE duurt vervolgens (minimaal) drie maanden. In die periode controleert het BBIE of de merknaam voor registratie in aanmerking komt en worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de registratie (bijvoorbeeld wanneer zij vinden dat het merk/de merknaam inbreuk maakt op hun rechten).

Wanneer derden geen bezwaar tegen de registratie hebben, beslist het BBIE na iets meer dan drie maanden of het merk wordt geregistreerd of niet. Indien door een derde bezwaar wordt gemaakt, zal het afhangen van de uitkomst en (tijds)duur van die periode of en wanneer de registratie plaatsvindt.

Verplichte weigeringsgronden van het BBIE

In een aantal gevallen is de het BBIE verplicht om registratie ambtshalve (uit zichzelf, zonder dat een derde daarom vraagt) te weigeren. Hiervan is onder meer sprake wanneer:

1. Het merk beschrijvend is. Hiervan is, onder meer, sprake wanneer (kenmerken van) het product of de dienst waarvoor het is aangevraagd, worden beschreven of wanneer het teken het product of de dienst aanprijst;
2. het merk onderscheidend vermogen mist;
3. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
4. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
5. het teken misleidend is. Een logo waarop bijvoorbeeld duidelijk een auto is afgebeeld kan niet als merk voor iets anders (zoals fietsen of treinen) worden geregistreerd, omdat de consument daardoor misleid kan worden;
6. het teken een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie is die geregistreerd staat volgens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs. Dit soort merken kunnen alleen in het Benelux-register worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of organisatie. Deze weigeringsgrond komt met name voor bij merken waarin (onderdelen van) de vlag van de Europese Unie zijn opgenomen;
7. het vormmerk met andere intellectuele eigendomsrechten zoals het modellenrecht en het octrooirecht overlapt. Zo ziet de consument de vorm van bijvoorbeeld een tafel of een kast eerder als model dan als een vormmerk. In de wet wordt dit als volgt omschreven: Een vorm kan geen merk zijn als deze (1) door de aard van de waar is bepaald, (2) een wezenlijke waarde aan de waar geeft of (3) noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. In veel gevallen zal een vormmerk ook onderscheidend vermogen missen;
8. het merk in strijd is met openbare orde en goede zeden, al komt dit in de Benelux niet snel voor.

In het geval het BBIE voornemens is om de het verzoek tot registratie geheel of gedeeltelijk te weigeren, moet zij dit onverwijld schriftelijk aan de ondernemer meedelen en hem in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze hierop te geven.

Instandhouding en verval

Nadat een merk/logo geregistreerd is, is het van belang om het ook daadwerkelijk te gebruiken.

Wanneer een merk binnen vijf jaar na de registratie niet normaal wordt gebruikt, kan het vervallen worden verklaard.

Tevens vervalt het recht van de ondernemer om zijn concurrenten aan te spreken op het gebruik van zijn handelsnaam, wanneer hij dit hen eerst langere tijd niet aanspreekt op de betreffende inbreuk-makende activiteiten.

Tijdelijke geldigheidsperiode

Tot slot is van belang dat de registratie bij het BBIE slechts beperkte tijd, te weten 10 jaar, geldig is. Na die periode moet de registratie worden verlengd, omdat het anders vervalt. Het is dus verstandig om dit goed in een takenlijst/agenda te noteren.

Verschotten van het BBIE

Aan de registratieprocedure zijn kosten van het BBIE verbonden. Deze kosten hangen af van de afgenomen “dienst”; met name speelt mee hoeveel merken geregistreerd worden en/of de wijze waarop dat gebeurt (digitaal of per post).

Het is van belang om voor ogen te houden dat de kosten van het BBIE sowieso verschuldigd zijn vanaf het moment dat om registratie wordt verzocht. Wanneer het verzoek om registratie wordt afgewezen, vormt dat dan ook geen grondslag om het bedrag terug te ontvangen.